Propriété Industrielle - Brevets
Droit Comparé
: Angleterre - Royaume Uni



Jurisprudence Brevets
Technologie Internet
Territorialité du Droit Anglais des Brevets

Cour d'Appel - 28 novembre 2002 - Aff: Menasche Business Mercantile Ltd c./ William Hill Organisation Ltd

Article 60(2) de la Loi sur les Brevets (Patent Act 1977)
Lieu dans lequel se fait ressentir l'effet de l'utilisation de la technologie brevetée


Source : Herbert Smith
6 janvier 2003
Lieu dans lequel se fait ressentir l'effet de l'utilisation de la technologie brevetée
Le 28 novembre 2002, la Court of Appeal anglaise a rendu une décision fondamentale dans une affaire où un brevet était intégré à un système informatique au travers du réseau Internet. Aff: "Menasche Business Mercantile Ltd v William Hill Organisation Ltd".

La Cour a rejeté la défense qui consistait à opposer au reproche d'avoir fourni les moyens nécessaires à la réalisation des effets couverts par les revendications brevetées, le fait que la technologie contrefaisante, constituée notamment par un ordinateur connecté à Internet, était localisée en dehors du Royame Uni.

Faits :
Un brevet anglais a été déposé par Menasche, sur un système de jeu, qui comprent un ordinateur "hôte" connecté à au moins un autre terminal informatique, associé avec un logiciel permettant à l'utilisateur final depuis le terminal informatique de procéder à un jeu interactif. William Hill a réalisé un système similaire en fournissant un programme à ses clients anglais, leur permettant de faire fonctionner leur logiciel comme le terminal d'un ordinateur "hôte" au travers du réseau internet. L'ordinateur de William Hill était situé à l'étranger (Antigua ou Curacao).
Moyens de défense :
Menasche soutenait que Hill fournissait à ses clients le moyen d'accéder à un élément essentiel de l'invention brevetée, et de leur permettre de profiter des effets de cette invention sur le territoire du Royaume Uni, fait réprimé par l'article 60(2) de la Loi sur les Brevets de 1977. Le moyen incriminé étant le logiciel développé par Hill sous la forme d'un CD, permettant la connection à l'ordinateur hôte de Hill.

William Hill relevait que, du moment que l'ordinateur hôte était locallisé physiquement à Antigua, et non au Royaume Uni, le logiciel fourni n'avait pas pour objet de permettre l'utilisation de l'invention au Royaume Uni, mais à Antigua.

En première instance, le juge Jacob a jugé qu'il y avait contrefaçon, dans la mesure où l'utilisation de l'ordinateur de  Hill était telle qu'elle produisait ses effets à l'intérieur du territoire du Royaume Uni. Ce seul fait suffisait, même en l'absence d'utilisation de l'invention "au royaume uni".
Décision de la Court of Appeal :
La Court of Appeal a confirmé cette decision, mais sur une autre motivation. Elle a retenu que l'exigence de la fourniture de moyens destinés à avoir un effet sur le territoire du Royaume Uni ne constituait pas une interprétation correcte de la loi, compte tenu qu'un tel effet serait suffisamment large pour inclure des facteurs économiques, physiques ou même émotionnels. En lieu et place de cette interprétation, la Cour a retenu que l'invention était supposée avoir des effets au Royaume Uni, en ce sens qu'elle était opérationnelle et qu'elle était utilisée au Royaume Uni.

Cependant, la Cour a considéré que, compte tenu que la société est entrée dans une "ère Internet", la localisation physique de l'ordinateur hôte pouvait être considérée comme étant immatérielle. Seules les entrées et les sorties d'information depuis l'ordinateur hôte ont été considérées comme pertinentes. En utilisant leurs terminaux au Royaume Uni, les clients de Hill exploitaient en réalité l'ordinateur hôte depuis le Royaume Uni, de sorte que William Hill fournissait les moyens d'utiliser l'ordinateur hôte au Royaumle Uni, avec le reste du système.
Commentaire :
La motivation du juge de première instance était d'éviter un vide juridique dans la protection des brevets anglais tenant au fait que l'élément essentiel au système contrefaisant était situé en dehors du territoire protégé, alors que les effets réels se produisaient à l'intérieur.

L'arrêt de la Cour d'Appel anglaise comble ce vide, mais en adoptant une motivation différente, en s'attachant à l'aspect immatériel de la localisation de ce système comparé à la localisation très territoriale de ses effets.

Cette décision sera la bienvenue dans le domaine de la communication et de l'informatique, où les systèmes dépassent les frontières des Etats.
Comparaison :
La question de la territorialité peut faire sourire les juristes habitués au droit français et au régime de la "contrefaçon". En effet, la compétence territoriale des juridictions françaises s'est toujours attachée au lieu dans lequel se produisent les effets. Cependant, cette solution ne semble pas si évidente dans un cas plus pernicieux, où l'on délocaliserait également la vente du logiciel de sorte que l'utilisation se ferait par l'utilisateur final, à ses risques et périls, sans implication apparente du vendeur dans le territoire protégé par le dépôt de brevet.

Elle le serait d'autant moins que les logiciels ne sont que très difficilement susceptibles de brevet en droit français:
Compare Droit Français : Article L611-10 Code de Propriété Intellectuelle
   1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et
susceptibles d'application industrielle.
   2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du
présent article notamment :
   a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
   b) Les créations esthétiques ;
   c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles,
 en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
   d) Les présentations d'informations.
   3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments
énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le
brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

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Cabinet DAHAN, DAHAN-BITTON & DAHAN
Avocats Associés au Barreau de Paris