Utilisation
illicite des Marques dans les Noms de Domaines
L'utilisation illicite d'une marque dans un nom de domaine (Cybersquatting)
est devenue un phénomène préoccupant. Les titulaires
d'une marque commerciale découvrant parfois qu'un nom de domaine identique
ou similaire à leur marque (y compris en prononciation) est exploité
par un tiers. Dans ces cas, il est impératif de pouvoir obtenir l'annulation
de l'enregistrement du nom de domaine.
Utilisation illicite
des marques.
Une première réaction peut s'opérer contre le cybersquatteuren
application de la Loi sur les Marques, Marques de service et Appelation d'origine
n°3520-1/1992, où l'appropriation d'un nom de domaine est supposée
résulter d'une utilisation illégale selon l'Article 4(2) de
la loi.
L'Article 4(2) définit "l'usage illicite de marques" comme
étant
"l'exploitation commerciale dans la Fédération Russie, sans
l'autorisation de son propriétaire, d'une marque ou d'un terme susceptible
d'entraîner la confusion avec (une telle marque), se rapportant
à des biens sur lesquels est enregistrée cette marque de commerce,
ou se rapportant à des biens ou services incluant l'utilisation de
la marque ou du terme similaire sur Internet, en particulier en tant que
partie d'un nom de domaine ou de toute autre sorte d'addresse (internet)."
L'appropriation du nom de domaine peut être considérée
come illicite si la marque ou le terme susceptible de créer une confusion
est inséré dans le nom de domaine et est utilisé à
titre commercial, pour la commercialisation de biens identiques à
ceux protégés par la marque déposée.
Exploitation commercial
de la marque
L'Article 4(2) considère que l'usage commercial de la marque inclut
le fait de présenter la marque sur Internet comme partie d'un nom
de domaine, comme c'est le cas lorsque le nom de domaine est exploité
activement par les cybersquatters en tant qu'adresse pour un site web.
Toutefois, il est fréquent que les noms de domaine soient réservés,
mais non-exploités. Sous l'empire de l'article 4(2), la question continue
de se poser de savoir si l'enregistrement d'un nom de domaine qui comporte
une marque ou un terme susceptible d'entrainer une confusion avec celle-ci
mais qui n'est pas utilisé en tant que nom de domaine, peut être
considéré comme une "exploitation commercial".
La pratique judiciaire ne permet pas de ressortir une tendance dominante
concernant l'appropriation d'un nom de domaine par simple enregistrement.
La protection dont bénéficie le propriétaire de la marque
dépendra très largement des débats judiciaires, et de
la vision qu'en prendront les juges. La situation s'améliore très
nettement si le cybersquatter propose de vendre le nom de domaine.
Biens ou services
non-liés à la marque.
L'exploitation illicite de la marque dans un nom de domaine est évidente
si le site du cybersquatter propose les biens ou services correspondants
à la marque déposée, ou à la même classe
de biens ou services.
Parfois, cependant, une marque ou un terme proche peuvent être utilisés
dans une partie d'un nom de domaine pour attirer l'attention sur des biens
ou services qui ne sont pas similaires de ceux auxquels se rattache la marque
réposée. La pratique judiciaire Russe considère que
cette utilisation d'une marque n'est pas considérée comme une
violation des droits du titulaire de la marque. Cette position est confortée
par les termes de l'article 4 de la loi, qui n'interdit l'utilisation d'une
marque qu'en relation de produits identiques ou similaires à ceux
protégés par la marque déposée.
Annulation du Nom
de Domaine illicite
Lorsque l'usage d'une marque ou d'un terme susceptible d'entrainer une confusion
avec une marque déposée est jugé illicite, l'Article
46(1) s'applique, en matière civile, administrative et pénale.
Les articles 12 et 15 du Code Civil Russe font obligation au contrefaisant
de:
- mettre un terme à la violation,
- restaurer la situation existant antérieurement à la violation
des droits;
- indemniser le préjudice matériel
- et indémniser le préjudice moral.
L'Article 46(2) prévoit d'autres protections de la marque.
Cependant, le titulaire d'une marque ne peut pas obtenir judiciairement l'annulation
du nom de domaine. Cette annulation ne peut intervenir que du fait de l'organisation
qui l'a enregistrée.
La jurisprudence russe considère que ces "registrars" ne peuvent être
attraits au contentieux de l'exploitation illicite de la marque, dès
lors que leur activité ne peut être considérée
comme étant l'expoitation commerciale des marques. Dès lors,
le registrar n'est qu'un tiers au procès.
Si l'intéret du titulaire de la marque est d'obtenir l'annulation
du nom de domaine, et le ré-enregistrement à son profit, plutôt
que la reconnaissance de la violation de ses droits, il faut constater que
l'annulation précontentieuse du nom de domaine n'est pas possible
en droit russe.
Les règles d'enregistrement des Noms de Domaine (règles de
nommage) dans le registre ".ru" ont été approuvées par
le Centre de Coordination pour les noms de domane nationaux. Le paragraphe
§9.2 de ce réglement prévoit que le Registrar met
un terme aux droits d'administration d'un nom de domaine au vu d'un jugement
juridictionnel qui:
- interdit l'administrateur
d'utiliser dans son nom de domaine un terme qui appartient au demandeur;
- reconaît l'utilisation
du nom de domaine par l'administrateur comme une atteinte aux droits du demandeur,
et
- requiert de l'administrateur
qu'il abandone ses droits sur le nom de domaine..
Le paragraphe §3.2 du réglement sdemande
que chaque contrat d'enregistrement de nom de domane passé entre un
administrateur et un registrar prévoit que les parties reconnaissent
le caractère obligatoire du réglement. Cependant, certains
registrats semblent ne pas avoir inclu cette clause dans leurs contrats.
Les Réglements des Registrars permettent également d'annuler
un enregistrement de nom de domaine en cas de décision judiciaire
passée en force de chose jugée.
En conséquence, pour obtenir l'annulation d'un cybersquat de nom de
domaine, il faut obtenir une décision judiciaire définitive,
qui qualifie l'utilisation du nom de dommaine de violation des droits du
plaignants, titulaire de la marque, et qui fasse interdiction au défendeur
d'utiliser cette marque dans son nom de domaine.
Enregistrement du nom
de domaine par le titulaire légal (droit de préemption):
L'annulation n'emporte pas automatiquement transfert de la propriété
du nom de domaine litigieux au titulaire de la marque. Cependant, le §9.2,
ainsi que la plupart des réglements internes des registrars accordent
au titulaire de la marque un droit de préemption lui permettant d'enregistrer
le nom de domaine après l'annulation judiciaire. Le titulaire de la
marque dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter
de l'annulation pour confirmer son intention d'acquérir les droits
et de conclure un contrat avec le registrar.
Il est donc fondamental de bien vérifier qui a initialement enregistré
le nom de domaine, car certains registrars n'ont pas inséré
la clause d'effet obligatoire dans leurs réglements.
Commentaires:
La solution adoptée par le droit russe pour contrer le cyber-squatting
est sensiblement différente de la solution adoptée par le droit
français:
En effet, il apparaît que le droit russe est impuissant contre les
dépôts dormants, les rattachements parasitaires, ou même
une variante du cybersquatting que constitue l'insertion d'une marque dans
une balise html.
Par comparaison, le droit français sanctionnerait en toutes circonstances,
l'utilisation illégale d'une marque, même si la marque n'est
pas exploitée par le titulaire du nom de domaine (cas des noms de
domaine de blocage), ou si la marque ne correspond pas aux biens ou services.
Le droit français des marques et de la contrefaçon semble mieux
adapté à ces pratiques.
Mais également, le droit français permettrait de sanctionner
les utilisations abusives d'une marque dans un site internet à seule
fin de générer une visibiltié accrue. En effet, ce comportement
rentrerait dans ce que le droit commercial français qualifie de "rattachement
parasitaire".
Enfin, la comparaison avec le droit américain est interessante, notamment
sur l'insertion d'une marque dans une balise html : affaire Us Court of
Appeals for the Seventh Circuit Case 00-4247 [voire étude de l'affaire] : aisni
qu'une étude de l'affaire NKOTB - New Kids On The Block v. New America Publishing Inc.