Droit Comparé : Russie


Droit des marques, Loi 3520-1/1992 sur les Marques, Marques de service et Appelation d'Origine Noms de Domaine - Cybersquatting
Utilisation Illicite d'une marque
Exploitation Commerciale d'une marque
Biens et Services sans liens avec la Marque
Annulation du nom de domaine.
Règles de Nommage
Enregistrement par le propriétaire légitime.

Commentaires


Source : Beiten Burkhardt
Août 2005
Utilisation illicite des Marques dans les Noms de Domaines


L'utilisation illicite d'une marque dans un nom de domaine (Cybersquatting) est devenue un phénomène préoccupant. Les titulaires d'une marque commerciale découvrant parfois qu'un nom de domaine identique ou similaire à leur marque (y compris en prononciation) est exploité par un tiers. Dans ces cas, il est impératif de pouvoir obtenir l'annulation de l'enregistrement du nom de domaine.


Utilisation illicite des marques.

Une première réaction peut s'opérer contre le cybersquatteuren application de la Loi sur les Marques, Marques de service et Appelation d'origine n°3520-1/1992, où l'appropriation d'un nom de domaine est supposée résulter d'une utilisation illégale selon l'Article 4(2) de la loi.

L'Article 4(2) définit "l'usage illicite de marques" comme étant

"l'exploitation commerciale dans la Fédération Russie, sans l'autorisation de son propriétaire, d'une marque ou d'un terme susceptible d'entraîner la confusion avec (une telle marque), se rapportant à des biens sur lesquels est enregistrée cette marque de commerce, ou se rapportant à des biens ou services incluant l'utilisation de la marque ou du terme similaire sur Internet, en particulier en tant que partie d'un nom de domaine ou de toute autre sorte d'addresse (internet)."

L'appropriation du nom de domaine peut être considérée come illicite si la marque ou le terme susceptible de créer une confusion est inséré dans le nom de domaine et est utilisé à titre commercial, pour la commercialisation de biens identiques à ceux protégés par la marque déposée.

Exploitation commercial de la marque

L'Article 4(2) considère que l'usage commercial de la marque inclut le fait de présenter la marque sur Internet comme partie d'un nom de domaine, comme c'est le cas lorsque le nom de domaine est exploité activement par les cybersquatters en tant qu'adresse pour un site web.

Toutefois, il est fréquent que les noms de domaine soient réservés, mais non-exploités. Sous l'empire de l'article 4(2), la question continue de se poser de savoir si l'enregistrement d'un nom de domaine qui comporte une marque ou un terme susceptible d'entrainer une confusion avec celle-ci mais qui n'est pas utilisé en tant que nom de domaine, peut être considéré comme une "exploitation commercial".

La pratique judiciaire ne permet pas de ressortir une tendance dominante concernant l'appropriation d'un nom de domaine par simple enregistrement. La protection dont bénéficie le propriétaire de la marque dépendra très largement des débats judiciaires, et de la vision qu'en prendront les juges. La situation s'améliore très nettement si le cybersquatter propose de vendre le nom de domaine.

Biens ou services non-liés à la marque.

L'exploitation illicite de la marque dans un nom de domaine est évidente si le site du cybersquatter propose les biens ou services correspondants à la marque déposée, ou à la même classe de biens ou services.

Parfois, cependant, une marque ou un terme proche peuvent être utilisés dans une partie d'un nom de domaine pour attirer l'attention sur des biens ou services qui ne sont pas similaires de ceux auxquels se rattache la marque réposée. La pratique judiciaire Russe considère que cette utilisation d'une marque n'est pas considérée comme une violation des droits du titulaire de la marque. Cette position est confortée par les termes de l'article 4 de la loi, qui n'interdit l'utilisation d'une marque qu'en relation de produits identiques ou similaires à ceux protégés par la marque déposée.

Annulation du Nom de Domaine illicite

Lorsque l'usage d'une marque ou d'un terme susceptible d'entrainer une confusion avec une marque déposée est jugé illicite, l'Article 46(1) s'applique, en matière civile, administrative et pénale.

Les articles 12 et 15 du Code Civil Russe font obligation au contrefaisant de:
- mettre un terme à la violation,
- restaurer la situation existant antérieurement à la violation des droits;
- indemniser le préjudice matériel
- et  indémniser le préjudice moral.

L'Article 46(2) prévoit d'autres protections de la marque.

Cependant, le titulaire d'une marque ne peut pas obtenir judiciairement l'annulation du nom de domaine. Cette annulation ne peut intervenir que du fait de l'organisation qui l'a enregistrée.

La jurisprudence russe considère que ces "registrars" ne peuvent être attraits au contentieux de l'exploitation illicite de la marque, dès lors que leur activité ne peut être considérée comme étant l'expoitation commerciale des marques. Dès lors, le registrar n'est qu'un tiers au procès.

Si l'intéret du titulaire de la marque est d'obtenir l'annulation du nom de domaine, et le ré-enregistrement à son profit, plutôt que la reconnaissance de la violation de ses droits, il faut constater que l'annulation précontentieuse du nom de domaine n'est pas possible en droit russe.

Les règles d'enregistrement des Noms de Domaine (règles de nommage) dans le registre ".ru" ont été approuvées par le Centre de Coordination pour les noms de domane nationaux. Le paragraphe §9.2 de ce réglement prévoit que le Registrar met un terme aux droits d'administration d'un nom de domaine au vu d'un jugement juridictionnel qui:
- interdit l'administrateur d'utiliser dans son nom de domaine un terme qui appartient au demandeur;
- reconaît l'utilisation du nom de domaine par l'administrateur comme une atteinte aux droits du demandeur, et
- requiert de l'administrateur qu'il abandone ses droits sur le nom de domaine..

Le paragraphe §3.2 du réglement sdemande que chaque contrat d'enregistrement de nom de domane passé entre un administrateur et un registrar prévoit que les parties reconnaissent le caractère obligatoire du réglement. Cependant, certains registrats semblent ne pas avoir inclu cette clause dans leurs contrats.

Les Réglements des Registrars permettent également d'annuler un enregistrement de nom de domaine en cas de décision judiciaire passée en force de chose jugée.

En conséquence, pour obtenir l'annulation d'un cybersquat de nom de domaine, il faut obtenir une décision judiciaire définitive, qui qualifie l'utilisation du nom de dommaine de violation des droits du plaignants, titulaire de la marque, et qui fasse interdiction au défendeur d'utiliser cette marque dans son nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine par le titulaire légal (droit de préemption):

L'annulation n'emporte pas automatiquement transfert de la propriété du nom de domaine litigieux au titulaire de la marque. Cependant, le §9.2, ainsi que la plupart des réglements internes des registrars  accordent au titulaire de la marque un droit de préemption lui permettant d'enregistrer le nom de domaine après l'annulation judiciaire. Le titulaire de la marque dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de l'annulation pour confirmer son intention d'acquérir les droits et de conclure un contrat avec le registrar.

Il est donc fondamental de bien vérifier qui a initialement enregistré le nom de domaine, car certains registrars n'ont pas inséré la clause d'effet obligatoire dans leurs réglements.

Commentaires:

La solution adoptée par le droit russe pour contrer le cyber-squatting est sensiblement différente de la solution adoptée par le droit français:

En effet, il apparaît que le droit russe est impuissant contre les dépôts dormants, les rattachements parasitaires, ou même une variante du cybersquatting que constitue l'insertion d'une marque dans une  balise html.

Par comparaison, le droit français sanctionnerait en toutes circonstances, l'utilisation illégale d'une marque, même si la marque n'est pas exploitée par le titulaire du nom de domaine (cas des noms de domaine de blocage), ou si la marque ne correspond pas aux biens ou services. Le droit français des marques et de la contrefaçon semble mieux adapté à ces pratiques.

Mais également, le droit français permettrait de sanctionner les utilisations abusives d'une marque dans un site internet à seule fin de générer une visibiltié accrue. En effet, ce comportement rentrerait dans ce que le droit commercial français qualifie de "rattachement parasitaire".

Enfin, la comparaison avec le droit américain est interessante, notamment sur l'insertion d'une marque dans une balise html : affaire
Us Court of Appeals for the Seventh Circuit Case 00-4247 [voire étude de l'affaire] :  aisni qu'une étude de l'affaire NKOTB - New Kids On The Block v. New America Publishing Inc.

L'angle tout particulier de la concurrence déloyale me paraît être un complément particulièrement important à la protection du droit des marques.

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Cabinet DAHAN, DAHAN-BITTON & DAHAN
Avocats Associés au Barreau de Paris